孚道说法丨浅谈专利侵权诉讼中现有技术（设计）抗辩的适用规则
来源：孚道律师 郭子聪
现有技术（设计）抗辩，是指在侵犯专利权纠纷案件中，被诉侵权人主张被控侵权技术（设计）方案采用的是现有技术（设计），因而其行为不侵犯权利人所主张的权利的一种抗辩方式。实践中，现有技术（设计）抗辩是专利侵权纠纷中被诉侵权人常用的一种抗辩事由，但笔者在实务过程中发现部分被诉侵权人对我国现有技术（设计）抗辩制度的适用规则存在误区，鉴于此，笔者试图通过本文对我国专利侵权诉讼中现有技术（设计）抗辩的适用规则进行梳理，帮助被诉侵权人在遭遇专利侵权诉讼时更有效地运用这一抗辩制度。
一、现有技术（设计）方案比对检索的时间节点限制
专利侵权诉讼中，被诉侵权人要主张现有技术（设计）抗辩，首先需要检索出抗辩的基础——现有技术（设计）方案。现有技术（设计）的检索范围，应当是在涉案专利的申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术或设计方案。在检索现有方案的过程中需要特别注意方案公开的时间节点，即以涉案专利的申请日为时间节点（享有优先权的，则指优先权日），在该节点前已存在的方案才具备成为现有技术（设计）比对的资格。同时，申请日以前公开的技术内容（可以结合公知常识）都属于现有技术，但申请日当天公开的技术或设计内容不包括在现有技术（设计）范围内，被诉侵权人需要在确保时间节点符合条件的前提下检索出与被诉侵权方案最相近的方案才能有效增加抗辩成功的几率。
二、诉讼中现有技术（设计）抗辩的提出时机
专利侵权诉讼的抗辩事由可以不择一提出的，即被诉侵权人在诉讼中可以同时提出多项抗辩事由。而对于现有技术（设计）抗辩提出的时机，笔者认为一、二审中均可以提出。区别于认为被诉侵权人的现有技术（设计）抗辩应当在一审中提出的观点（认为会导致专利权人在审级上有辩论权的损失），实践中现有技术（设计）抗辩在二审中才提出并未被完全否定，最高人民法院曾提出观点认为：由于主张现有技术抗辩的现有技术范围较为广泛，包括在先专利文献、在先公开的技术等，对于被诉侵权人无关的现有技术而言，其在获取的途径、方式等方面存在一定的难度，故不宜对被诉侵权人苛以过高要求，轻易认定其故意或者存在重大过失逾期提供证据。在无证据证明被诉侵权人存在故意或者重大过失逾期提供证据的情况下，其在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。但是，被诉侵权人一般不能在再审程序中首次提出现有技术（设计）抗辩，因为从民事诉讼双方在程序中的诉讼平等角度看，如允许被诉侵权人在再审程序中首次提出现有技术（设计）抗辩主张及证据，会违反《民事诉讼法》所规定的诉讼平等原则，对专利权人而言，这样的行为也会有证据突袭之嫌，严重损害程序正义。
三、诉讼中现有技术（设计）抗辩的适用规则
对于被诉侵权人而言，诉讼中提出现有技术（设计）抗辩后，尽管提交了多份现有比对方案，实务中人民法院一般会要求被诉侵权人指定一份现有技术（设计）方案与被诉侵权方案进行比对，这是因为现有技术（设计）比对应遵循“单独比对”原则，即只能将被控侵权技术方案与一份现有技术（设计）作单独对比，不得将多份现有技术（设计）组合与被控侵权技术方案进行对比。在比对过程中，被诉侵权人提出比对意见还需要注意以下几点：1、应当对比被控侵权技术（设计）方案与现有技术（设计）是否相同或实质相同，因此，除惯用手段（设计）的直接置换外，一般不得将被控侵权技术（设计）方案与现有技术（设计）和公知常识的结合进行对比；2、现有技术抗辩中，不得将现有技术（设计）与涉案专利权利要求进行对比得出现有技术（设计）与涉案专利权利要求相同或实质相同、涉案专利权利要求不具备新颖性或创造性从而侵权不成立的结论；3、被控侵权技术方案与现有技术对比时，只需要考虑被控侵权技术方案中与涉案专利权利要求相关的技术特征，无需将被控侵权技术方案中与涉案专利权利要求无关的技术特征与现有技术进行对比。
现有技术抗辩是否成立，一般应从被诉侵权产品中抽象出需要比较的技术特征。虽然在专利侵权诉讼中，并不以被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围作为适用现有技术抗辩的前提，但这并不代表在认定现有技术抗辩的过程中，可以不考虑专利的权利要求。实际上，裁判者通常结合权利要求中记载的各项技术特征，从被诉侵权产品中抽象出与之相对应的技术特征，作为与现有技术进行比较的依据，审判实践中，这些技术特征通常即表现为权利人指控被诉侵权技术落入专利权保护范围的那些技术特征，故可以将这些特征与现有技术进行对比，判断现有技术抗辩能否成立。若被诉侵权方案与现有技术（设计）方案构成相同或等同，则认为现有技术（设计）抗辩成立，判定被诉侵权方案不侵权；若被诉侵权方案与现有技术（设计）方案不构成相同或等同，则现有技术（设计）抗辩不能成立，人民法院可以认定被诉侵权人的不侵权抗辩不能成立，可以进一步审查被诉侵权人主张的其他抗辩是否可以成立。
四、结语
现有技术抗辩是被诉侵权人针对停止侵权、损害赔偿等专利请求权行使的一种抗辩权，其效力在于阻止请求权的行使。一般只有在被诉侵权技术方案落入了专利权的保护范围时才适用，现有技术（设计）抗辩不能变更专利权的保护范围，不能将属于现有技术（设计）的范围从专利权的保护范围中排除，也不能否定专利权的效力。作为被诉侵权人，在考虑提出现有技术（设计）抗辩时，也应当充分了解我国当前现有技术（设计）抗辩制度的适用规则，方能在专利侵权诉讼中尽最大可能保障己方的合法权益。
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2023/06/07 
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