关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的若干意见
广东孚道律师事务所    许勇   律师
（于2012年8月26日应商会请求而作，提交于相关立法机关）

  2012年8月10日，国家知识产权局发布了关于征求《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》意见的通知，就该意见稿征求社会各界的意见和建议。本所对该意见稿的意见如下：
一、关于第四十六条第一款的意见
征求意见稿第四十六条第一款：专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。
本所意见：专利权无效宣告审查期限不明，容易造成审查被长久搁置，不利于定纷止争，也不利于社会经济秩序的稳健发展，因此建议参照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，限定专利复审委员会的审查期间。
建议该条款改为：专利复审委员会对宣告专利权无效的请求，应当在受理之日起六个月内进行审查和决定，并通知请求人和专利权人。
二、关于第四十七条第三款的意见：
征求意见稿第四十七条第三款：依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
本所意见：宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前，已经履行或者强制执行的专利侵权处罚决定，不具有追溯力，而且，与人民法院作出并已执行的判 决、调解书等不相同的是，即便在明显违反公平原则的情况下，该处罚决定也没有处罚回转的空间。这显然不合理：第一，从被处罚人层面来分析，被处罚人并没有 侵害他人专利权，其生产产品的技术系来源于公共领域，其有权无偿使用，并不受处罚。第二，从国家机关层面来分析，管理专利工作的部门因疏忽大意而没能切实 履行职责，将本属公共领域或他人的技术不恰当的授予专利权人，这是对公共利益或他人利益的侵害，由此产生的不利后果全部由所谓的侵权人承担显然不合理。第 三，从专利权人层面来分析，虽然基于利益衡量的考虑，专利权人在宣告无效专利前所获得的赔偿金、专利使用费、专利权转让款无需返回，但无需返还也不是绝对 的，在明显违反公平原则的情况下，其应当全部或者部分返还，此外，专利权人恶意给他人造成损失的，还应当予以赔偿。可见，不具有溯及力并非毫无限制，而是 有着明确的适用范围。同样道理，同样对于无效专利具有过错的管理专利工作的部门，其作出的处罚决定也不应当是毫无限制地免于溯及力。
建议该条款修改为：依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费、处罚，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还；不能返还的应当予以赔偿。
三、关于第六十条第二款的意见
征求意见稿第六十条第二款：管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为、赔偿损失；当事人不服的，可以自收到处理 通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执 行。
本所意见：根据国家知识产权局公布的《关于专利法修改草案（征求意见稿）的说明》，增加管理专利工作的部门对侵权赔偿额的判定职能的目的 在于，解决专利维权周期长的问题。实际上，增加管理专利工作的部门对侵权赔偿额的判定职能，根本就不能解决专利权维权周期长的问题，因为侵权人或是权利人 有权在收到决定之日起十五日内，向人民法院提起行政诉讼。同时，众所周知，行政诉讼费较为低廉，民事赔偿行政诉讼化，更容易造成诉累，而且，一旦决定被撤 销，如何衔接行政裁决和民事诉讼，将是新的法律难题。
除此之外，侵权人与专利权人是平等民事主体，而专利权又是私权，因此侵权人与专利权人间 的纠纷属于民事纠纷，应由民事审判庭审理和判决。在诉讼过程中，双方之间的诉讼地位也应当是平等的，任何一方都不应当获得国家的帮助和支持，否则有悖民法 公平、平等原则，也不符合宪法中的相关规定。如果赋予管理专利工作的部门对侵权赔偿额的判定职能，那么在管理专利工作的部门作出赔偿决定后，侵权人或是专 利权人都有可能获得国家的帮助和支持，因为此时的被告是管理专利工作的部门且其决定有可能倾向于任一方。如此，本应平等对抗的审判，变得不平等；更重要的 是，掩盖了侵害专利权纠纷的民事本质，混淆了诉讼的性质。
另外，当事人仅有十五天的起诉期，时间过短，不利于当事人权益的维护，应当适当延长。
建议该条款修改为：管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为；当事人不服的，可以自收到处理通知之日起三个月内 依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。
四、关于第六十五条第二、三款的意见：
征求意见稿第六十五条第二款：权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
征求意见稿第六十五条第三款：对于故意侵犯专利权的行为，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额最高提高至三倍。
本所意见：如前所述，管理专利工作的部门不宜享有侵权赔偿额的判定职能，因此，其也不应当享有提高赔偿数额的职能。
建议该条第二款修改为：权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿
建议该条第三款修改为：对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额最高提高至三倍。
本所对其他条款没有意见。
（作于2012年8月26日）